미국 특허분쟁 대응 레시피 : 연방법원 판례에서 찾은

미국 특허분쟁 대응 레시피 : 연방법원 판례에서 찾은

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Description
미국에서 특허분쟁이 일어나도 겁먹을 필요 없다!
미국 변호사가 알려주는 미국 특허분쟁 대비책과 대응 방법
예고 없이 특허권자로부터 특허침해에 대한 경고장이나 특허소송 접수 사실이 도착하면, 기업은 마른하늘에 날벼락이 친 것처럼 당황스럽다. 더군다나, 미국에서의 특허분쟁은 국내에서 진행하는 분쟁의 대응에 비할 수 없을 정도로 큰 비용을 지출해야 하는 만큼 기업 입장에서는 굉장한 사업적 리스크다. 그러나 평소 특허분야의 전문가와 함께 미리 사내 제품, 기술의 특허분쟁 이슈를 꼼꼼히 점검하고, 그에 따른 절차와 사전 대응 방법을 마련해 놓은 경우에는 특허분쟁 이슈를 효과적으로 해결 할 수 있다.
『미국 특허분쟁 대응 레시피』는 저자가 국내 유수의 기업에서 20년 이상 기업 특허담당자로 재직하며 얻은 경험과 미국 변호사로서 보유한 법률적 지식을 융합하여 기업의 특허담당자가 실무 지식으로 활용 가능한 미국 특허분쟁 대응 방법을 사례와 사내 양식 등을 예로 들어 알려준다. 특히, 사내 특허활동이 어떠한 법률 규정에 의하여 수행되어야 하고, 그러한 수행 과정 및 결과가 어떠한 법률 효과를 야기하는지 설명한다. 단순히 법률 조항을 기술하는데 그치지 않고, 연방법원 판례에 수록된 판결 사유를 들어 내용을 풀어내기에 훨씬 쉽게 이해할 수 있다.
저자

김정훈

콕스특허법률사무소소속미국변호사(WashingtonDC)다.
1971년경기도여주출생으로,1997년건국대학교화학과졸업후한국특허정보원에입사하면서특허업무를시작하였다.한국특허정보원재직시절,경희대학교지적재산권법무학석사과정을마치고2005년미국FranklinPierceLawCenter의MasterofIntellectualProperty과정에입학하였다.MIP졸업후에는Virginia주의Kramer&AmadoPC에서internship을했으며,이후귀국하여대기업및중소기업특허담당자로재직하였다.대기업재직시절인44세에미국변호사자격도전을시작하여50세의늦은나이에겨우합격하였다.기업특허담당자로재직하던시절,유능한전문가가미국특허법을상세히알려주면좋겠다고생각했었다.관심주제중claimconstruction,DoctrineofEquivalents,nonobviousness등에대하여“판례에서찾는미국특허법”시리즈로기업특허담당자와연구원대상세미나를갖고있다.미국특허판례study블로그PatentBrilliant(USpatentcaselaw)를운영하면서,미국특허에대한지식을습득중이다.

목차


Chapter01방어편

Ⅰ.R&D,마케팅단계의특허검토
1.특허검증
2.전시회참가시특허이슈사항
3.제품홍보시유의사항

Ⅱ.제품판매단계의특허검토
1.물품공급계약체결시유의사항
2.경고장수령에따른대응

Ⅲ.특허침해소송의접수와대응
1.미국특허소송개요
2.소송대리인의선정
3.Complaint
4.Answer
5.Discovery와MarkmanHearing
6.SummaryJudgment
7.TrialStage
8.Appeal
9.InterPartesReview

Chapter02공격편
Ⅰ.권리행사준비
1.미국특허제도를이용한권리행사용PatentPortfolio구축
2.PatentSubjectMatterEligibility
3.특허Strength점검및권리행사진행여부결정

Ⅱ.권리행사
1.EvidenceofUse
2.경고장발송
3.ITCSection337Investigation
4.특허침해소송승소에따른금전적이득
5.특허소송제기

부록
참고문헌
인용판례

출판사 서평

특허분쟁으로발생하는금전적손해
제품개발시점부터예방으로충분히막을수있다!

기업이하나의제품을출시하기위하여연구개발하고,여러가지방법으로영업과마케팅을전개한후,고객사와물품공급계약을체결하면비로소제품에의한매출이발생하게되는데이과정에서다양한특허문제에직면하게된다.안타깝게도특허분쟁이발생했을때는제품의제조와판매를중단하거나,특허권자가요구하는특허로열티또는특허침해에따른손해배상액을지불하는것외에는뾰족한수가없는경우가많다.게다가특허문제는제품이포함하는기술적측면과함께특허법,계약법등법률적고려를복합적으로해야하기때문에,전문가를선임하여고액의비용을들여야하는만큼기업으로서는큰부담이아닐수없다.

『미국특허분쟁대응레시피』는이런고민에대한길을제시한다.여러기술분야의기업에서특허담당자로재직하면서기업특허전략및특허관리체계수립,특허portfolio설계,특허검증및R&D연계특허획득등기업의다양한특허활동을경험한저자의지식과노하우를담았다.저자가기업특허담당자로일하던시절얻은경험과미국변호사로서축적한법률지식을융합하여,기업의제품개발에서부터영업,마케팅과판매에이르기까지각단계에서발생할수있는미국특허이슈를어떻게대처할수있는지그가이드라인을제공한다.

사례를통해배우는
단계별특허분쟁행동요령

단계별행동요령,그러한행위가필요한법률적사유,그리고그에따른사후적법률효과에대하여미국연방법원의판례를사례로들어설명한다.미국은성문화된연방특허법(35U.S.C.)이있으나,그에대한해석과적용을이해하는데에는연방법원의판결문을보는것이필요하기때문이다.특허판결문에는특허권자가인용한특허와그기술적구성,특허의침해,무효등의실체적인사유,각종결정을위한기준(standardofreview,burdenofproof등)과특허소송을진행하는주체간의의무와역할,연방민사소송규칙(FederalRuleofCivilProcedure)에따라진행되는절차와결정등핵심적이고복합적인내용을수록했다.

이책은기업이제품을개발하고매출을발생시키기위하여수행하는순서대로각활동에필요한특허활동을알려준다.기업특허담당자입장에서는특허권자(경쟁사)로부터특허경고장을받거나,특허소송에피소되는경우가있다.반대로자신의특허를활용하여권리행사를수행하는일도있다.하지만특허분쟁이발생하면공격적으로나의권리를주장하는것에비해방어적으로대응하는활동이그대응방법,대응을위한의사결정,비용의집행등에서시급하기에방어편,공격편순서로내용을구성했다.특허분쟁해결에든든한길잡이가되어줄것이다.